La Corte Suprema si schiera dalla parte di Jack Daniel's nella causa sui marchi

La Corte Suprema ha emesso la sua opinione in una causa sui marchi che ha contrapposto Jack Daniel's al produttore di giocattoli cigolanti per cani che imitano il design della sua famosa bottiglia di whisky. Scrivendo a maggioranza unanime, il giudice Kagan ha affermato che "quando un presunto contraffattore utilizza un marchio come designazione di origine per i propri beni, il test di Rogers non si applica". La corte non è arrivata al punto di eliminare il test di Rogers, che è stato creato dal Secondo Circuito "per i titoli di 'opere artistiche' sulla base della sua convinzione che tali titoli abbiano un 'elemento espressivo' che implica 'valori del Primo Emendamento' e comportano solo un "leggero rischio" di confondere i consumatori riguardo alla "fonte o al contenuto" dell'opera sottostante."

Sebbene la corte non abbia preso "alcuna posizione" sul "merito" di Rogers, Kagan ha affermato che il test è "sempre stato una dottrina riservata: non ha isolato dal normale esame dei marchi l'uso dei marchi come marchi". Questa conclusione "si adatta alla legge sui marchi e riflette la sua missione principale", secondo Kagan. "La confusione del consumatore riguardo all'origine - il peccato capitale della legge sui marchi - è più probabile che si verifichi quando qualcuno utilizza il marchio di un altro come marchio. In questi casi, Rogers non ha un'applicazione adeguata. Né il risultato cambia perché l'uso di un marchio ha altro contenuto espressivo ." Secondo l'approccio del Nono Circuito, il giocattolo dei Bad Spaniels aveva "automaticamente diritto alla protezione di Rogers perché 'comunicava[d] un messaggio divertente'", ha continuato il giudice, sottolineando che "da questo punto di vista, pochi casi di marchi sarebbero mai arrivati ​​al tribunale". analisi del rischio di confusione, [a] e il Nono Circuito ha sbagliato a credere che il Primo Emendamento richiedesse un tale risultato. Quando un marchio viene utilizzato come identificatore di origine, il Primo Emendamento non richiede un'indagine sulla soglia. "

In questo caso, VIP "ha ammesso di aver utilizzato il marchio e la veste commerciale di Bad Spaniels come identificatori di origine" e quindi, "l'unica domanda rimasta", secondo la corte è "se i marchi di Bad Spaniels possano causare confusione". La corte afferma inoltre che "sebbene il tentativo di VIP di parodiare Jack Daniel's non giustifichi l'uso del test di Rogers, potrebbe fare la differenza nell'analisi standard del marchio" e ha rinviato la questione ai tribunali di grado inferiore.

Lo sfondo : Il caso è iniziato quando Jack Daniel's ha accusato VIP Products di violazione del marchio in relazione al design di un giocattolo per cani che ricorda una bottiglia del suo Old No. 7 Black Label Tennessee Whiskey. Sulla scia della sentenza del tribunale distrettuale del distretto dell'Arizona a favore di Jack Daniel's in merito alla violazione del marchio e alle richieste di diluizione e all'introduzione di un'ingiunzione permanente a suo favore, VIP Products ha presentato ricorso. Nella sua decisione, il Nono Circuito si è schierato con VIP Product nel marzo 2020, ritenendo che il giocattolo per cani Bad Spaniels fosse un "opera espressiva" che trasmette un "messaggio umoristico" e, quindi, ha diritto alla protezione ai sensi del Primo Emendamento. Schierandosi dalla parte della VIP Products, la corte ha revocato un'ingiunzione che le impediva di produrre e vendere i giocattoli.

Nella sua richiesta di revisione da parte della Corte Suprema, l'avvocato di Jack Daniel's ha sostenuto che mentre "a tutti piace una bella battuta", il giocattolo Bad Spaniels di VIP Products equivale a uno "scherzo" motivato dal profitto [che] confonde i consumatori approfittando della Jack Daniel's. buona volontà guadagnata con fatica." Lungi dall'essere solo uno scherzo, il produttore di whisky ha affermato che la decisione del Nono Circuito fornisce una "protezione quasi totale" per i trasgressori. Ha ribadito questo argomento in una recente memoria di risposta, affermando che la decisione della corte "invita gli umoristi a violare i marchi delle bevande alcoliche e di altri marchi famosi sotto l'egida del Primo Emendamento".

In sua difesa, VIP Products ha affermato che "la libertà di parola inizia con la libertà di deridere", sostenendo di essersi impegnata in un uso parodico (e non commerciale) dei marchi di Jack Daniel's tramite i giocattoli per cani. VIP ha affermato che "imitava semplicemente abbastanza l'iconica bottiglia in modo che le persone capissero lo scherzo" e fossero confuse sulla natura / fonte del suo giocattolo. In quanto tale, ha affermato che il test di Rogers dovrebbe prevalere sulla tradizionale analisi del rischio di confusione.